原告的商標缺乏顯著性導致無效
- 作者： 十象知識產權官網 發布時間：2024-01-12 22:32:07
- 摘要
商標的主要功能在于區別產源。缺乏顯著性的標志不具有將不同所有人的商品或服務區別開來的能力，因此不應獲得注冊。
商標的主要功能在于區別產源。缺乏顯著性的標志不具有將不同所有人的商品或服務區別開來的能力，因此不應獲得注冊。顯著性是一個標志能夠成為商標的最低標準。一些有關商標的國際法律文件以及各國商標法對此多有明確要求。例如，TRIPS第15條要求構成商標的標志必須“能夠將一企業的商品或服務與其他企業的商品或服務區分開”，《保護工業產權巴黎公約》第6條之五B款第2項將缺乏顯著性作為拒絕注冊或撤銷注冊的理由之一。我國《商標法》第9條也明確規定，“申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別”；第11條第1款第3項也規定缺乏顯著特征的標志不得作為商標注冊。
商標缺乏顯著性在實踐中有不同的表現形式，主要有：
（一）商標過于簡單或過于復雜.
商標過于簡單包括商標的構成要素過于簡單和表現形式過于簡單。過于簡單的商標無法使消費者將其與特定的產源相聯系，起不到區別的作用。這樣的商標不應獲得注冊，即使已注冊也可申請撤銷。但判斷商標是否過于簡單從而缺乏顯著性不應只考慮爭議商標構成要素的多少和復雜程度，更應注重其表現形式和使用的商品。一般來說，簡單常用的漢字、單個字母、數字或單個簡單的圖形、基本線條和基本顏色等，通常不具有顯著性。但是，如果上述要素采取了特定的表現形式，則不能排除其獲編注冊的可能性。例如麥當勞和摩托羅拉使用的單個字母M,本田汽車和現代汽車使用的單個字母H,由于其各自采用了特定的字體或配以特定的顏色，兩個相同字母的商標不僅被認為具有顯著性，而且不構成近似。但是經過藝術化處理或采取特定表現形式的字母或字母組合雖然可能注冊為商標，卻難以阻止他人以不同表現形式的相同字母或組合注冊商標。因為這些字母之所以能獲得注冊，并不是因為這些字母本身具有顯著性，而是因其采用了特定的表現形式，包括采用了特定的字體，特定的排列方式或顏色等。因此，他人用相同的字母或字母組合作為商標，并不當然構成侵權。只有在采用的字母或字母組合相同或相近，排列方式或表現形式也相同或相近，可能引起消費者混淆時，才可能構成侵權。除表現形式外，還應結合商標所指定使用的商品來判斷該商標顯著性的有無。因為商標總是用于特定的商品，脫離其使用的特定商品來判斷其顯著性的有無將會導致大量的商標被判為無顯著性。例如，如果不考慮其指定使用的商品，作為單一顏色的粉紅色毫無顯著性可言，但當其用于絕緣材料時，即因其罕見而奇特的使用方式而具有顯著性。
商標不僅可因過于簡單而缺乏顯著性，也可能因過于復雜而缺?乏顯著性。當其使用于人們通常會對之進行某種程度的裝飾的商品或媒介，如花瓶、禮盒等等之上時，這種可能性會進一步增加。因為這種復雜的商標圖樣會使消費者誤以為其是整個裝飾的一部分,而不是把它識別為區別產源的商標。
（二）商標僅由直接表示商品自身特點的要素構成
《保護工業產權巴黎公約》第6條之五B款第2項規定，如果一個商標“完全是由商業中用以表示商品的種類、質量、數量、用途、價值、原產地或生產時間的符號、標記所組成，或者在被請求給予保護的國家的現代語言或善意和公認的商務實踐中已經成為慣用的”，這樣的商標就是不應注冊或可予撤銷的。我國《商標法》第11條第1款第2項也有類似規定，”僅僅直接表示商品的質量、主要原料、功能、用途、重量、數量及其他特點的”標志,不得作為商標注冊。
上述商品本身的特點之所以不能作為商標注冊，一是因為這些特點是相同商品共有的，不具備區別不同產源的顯著性特征，二是允許將其注冊為商標可能導致實踐中的夸大宣傳，誤導消費者。但以《商標法》的該項規定作為抗辯時應注意兩點：一是商標必須是“僅僅”由表示商品上述特點的要素構成。如果商標中除表示商品自身特點的要素外還有其他的構成要素，則該商標是有可能獲得注冊的，主張這一類商標缺乏顯著性的抗辯可能難以獲得支持。二是商標必須是“直接”表示了商品自身的特點。如果商標只是“暗示”而不是“直接”表示了商品的特點，如“蜜蜂”用于發動機氣缸封圈，“萬變”用于游戲機等，這樣的商標不太可能根據上述條款被撤銷。有關僅由表示商品自身特點的描述性標志所構成的商標的顯著性，實踐中還有一種特殊情況應予考慮，即某些標志對于特定的公眾而言不具有顯著性，而對另一部分公眾而言具有顯著性，此時應以該商標所涉及的相關公眾的認識為準。例如，由于多數中國公眾對法語并不熟悉，因而cestbon（這是好的）商標對中國公眾而言不失其顯著性。但由于英語在中國公眾中的普及程度相對較高，英語中的某些常用詞匯如Best,Super,Wellyield等單獨作為商標用于相關商品可能就不具有顯著性。
（三）商標僅由本商品的通用名稱、圖形、型號構成
本商品的通用名稱、圖形、型號（以下合稱通用標志）不得作為商標注冊的理由是不言而喻的。商品的通用標志屬于公眾資源，每一個相關商品的生產經營者都可自由使用。這些要素如由某一主體壟斷，將嚴重妨礙正常的經濟活動。但如果商標不是“僅僅”由商品的通用標志構成，而是由上述要素加上其他要素如文字、圖形、字母、數字、三維標志或者顏色等共同構成，則可能構成有效的商標。如國外的雀巢咖啡（Nescafe）,我國的第一汽車。《商標法》并不禁止含有商品通用標志的商標獲得注冊，而只是禁止僅僅由商品通用標志構成的商標獲得注冊。另外還應注意，如果商標不是由“本商品”的通用標志構成，而是由其他商品的通用標志構成，在不致使消費者發生誤認的前提下，仍有可能獲得注冊并受到保護。如“蘋果”作為電腦類商品的商標，“auto”作為兒童玩具的商標，均可獲得注冊。
僅由本商品通用標志構成的商標不應獲得注冊，即使已經注冊也應予撤銷，對此一般不會發生爭議。實踐中，爭議主要圍繞某一標志是否為該商品的通用標志而發生。某一標志是否為該商品的通用標志是一個事實問題，只能個案認定。但有幾種特殊情形值得注意：
一是商標退化為商品通用名稱。商標可能因為不同原因而退化為商品通用名稱。例如，由于商標取得巨大成功，或由于商標被他人在相同商品上廣泛使用，或由于新產品問世時市場上尚無其他同類產品，消費者習慣于直接以商標來指稱該商標所標示的商品等等。只要商標的退化已成為既定事實，即商標確已喪失其區別產源的功能，不管這種退化是基于何種原因，他人在商業活動中使用該標志都不構成商標侵權。
二是商標作為商品通用名稱使用的地域范圍。如果商標只在較小范圍內被作為商品通用名稱，而商標是在一個較大的范圍內注冊，此時商標權是否有效，他人將該商標繼續作為商品通用名稱使用是否構成商標侵權，值得探討。例如，在香港冬冬寶床上用品有限公司訴深圳市富安娜家飾保健品有限公司一案中，原告在被套、床罩等用品上注冊了“水鳥”商標，而被告則將“水鳥”作為同類商品的通用名稱使用。被告解釋其之所以使用“水鳥被”這一名稱，是因為這類被子使用了一種美國生產的新型原料水鳥纖維棉，由這種纖維棉制成的被子因而也被通稱為水鳥被。法院經調查發現，廣東確有部分廠家和部分消費者將使用輕柔纖維棉生產的被子稱為“水鳥被”。但法院認為，一般消費者對何為水鳥被并不明確。由于注冊商標是在全國范圍內受到保護，又沒有證據表明其他省市的消費者也已將某類被子稱為水鳥被，因而原告的商標并未成為商品通用名稱，被告將原告的商標作為商品通用名稱使用構成侵權。筆者認為，如果根據該案具體案情，確能證明“水鳥被”并未成為商品通用名稱，被告的使用構成侵權自無疑問。但該案被告在原告商標注冊前已經將水鳥被作為商品通用名稱使用，法院也承認廣東確有部分廠家和部分消費者將使用輕柔纖維棉生產的被子稱為“水鳥被”。在這一背景下，能否以一般消費者不知道水鳥被為何種被子，或商標是在全國注冊而其他省市消費者不知道水鳥被為何種被子為由，否定水鳥被屬于商品通用名稱，值得商榷。首先，當一種以前沒有出現過的新產品首次面世時，消費者對其不甚了解是自然而常見的現象，這一現象顯然不能作為可以將某一商品的通用名稱作為商標注冊的理由。例如，當閃存盤首次面世時，普通消費者對何為閃存盤并不了解。只是由于該商品的迅速普及，消費者才對其有所了解并迅速用“優盤”的概念取代了閃存盤的概念（這也是商標退化為商品通用名稱的又一生動例證）。對于“閃存盤”一詞，顯然不能因為一般消費者不知道其為商品通用名稱而允許將其注冊為商標。其次，將某一名詞作為通用名稱使用者，既可能是消費者，也可能是生產者。如果生產者已將其作為通用名稱使用，不能以一般消費者未將其作此種使用而否定該名詞已成為商品通用名稱，對于專業性較強的商品尤其如此。最后，也是最重要的，已在某一特定地區成為商品通用名稱的名詞屬于公共資源，如果以商標是在全國范圍內受保護而該名詞只在有限區域內作為通用名稱使用為由，允許將其注冊為商標，實際上是使商標所有人將公共資源據為私有合法化。現實中，只在某一特定地區屬于商品通用名稱而其他省市消費者對此并不了解的名詞廣泛存在，允許這類名詞作為商標注冊將導致私人對公共資源的大量侵奪。因此結論只能是，無論一個名詞是在多大范圍內作為通用名稱使用，只要其作為通用名稱使用的事實已經存在，該名詞即不得作為商標注冊。
三是商標所有人將與商品通用標志近似的標志注冊為商標。多數國際和國內商標立法并未涉及將與商品通用標志近似的標志注冊為商標的問題。筆者認為，如果申請人僅將與商品通用標志近似的標志申請注冊為商標，此種注冊原則上不應獲準。理由是此種標志可能被消費者誤認為是商品通用標志，從而起不到區別產源的作用。除非申請人能舉證證明不會引起消費者混淆。例如在“愛迪伏”商標異議案中，申請人申請注冊的“愛迪伏”商標指定用于第五類的藥品上。異議人認為，“愛迪伏”是英文IODOPHORS的音譯，而后者是一種碘的緩釋劑的英文名稱，因而“愛迪伏”屬于商品通用名稱，不應獲得注冊。但是，由于衛生部已將IO?DOPHORS正式譯為“碘伏”或“絡合碘”，“愛迪伏”雖與IO?DOPHORS諧音，仍不屬商品通用名稱。由于衛生部對IO?DOPHORS已有正式譯名，使用“愛迪伏”作為商標也不會引起消費者混淆。
如果申請人將與商品通用標志近似的標志和其他要素組合申請注冊為商標，此種申請依個案具體情形有可能獲準，但商標權人無權阻止他人對商品通用標志的合理使用。例如發生在我國木地板行業的E0與E。之爭。“E0+意林生態+地球圖形”是我國內蒙古一自然人于2002年12月11日申請，并于2004年9月14日核準注冊的商標，后轉讓給柯諾地板公司。E。則是我國膠合板行業事實上使用的代表甲醛釋放量等級的通用標志。柯諾公司在E0商標獲準注冊并申請轉讓后，向國內眾多木地板生產經營者發出律師函，要求后者停止生產和銷售帶有Eo標志的地板。筆者認為，盡管含有與通用標志Eo近似的EO要素的組合商標已獲準注冊,但商標所有人顯然無權阻止他人在相同商品上使用通用標志E0o
以上對商標顯著性的討論，實際上僅限于固有顯著性，即撇開商標的實際使用而考察商標本身是否具有區別產源的能力。但是，本身缺乏顯著性，即缺乏固有顯著性的商標，仍可通過使用而獲得顯著性（美國法上稱之為“第二含義”）。我國《商標法》第11條第2款規定，缺乏顯著性的標志“經過使用取得顯著特征，并便于識別的，可以作為商標注冊”，這一規定與《巴黎公約》和TRIPS規定是吻合的。《巴黎公約》的第6條之五C款規定：“決定一個商標是否適合于受保護，必須考慮到一切實際情況，特別是商標已使用期間的長短。"TRIPS第15條第1款規定，“即使有的標記本來不能區分有關商品或服務，成員亦可依據其經過使用而獲得的識別性，確認其可否注冊”。長時期的實際使用可能使消費者通過重復購買或其他方式的接觸，將一個本來不具有顯著性（固有顯著性）的標志與特定的產源聯系起來。這樣，這一標志就由于其具備了區別產源的能力而獲得顯著性，從而可以核準注冊并受到保護。不僅如此，在實際使用中，“也許情況還可以表明，一個含有欺騙性暗示的商標，但事實上并未引起任何欺騙，因而可以認為并不具有欺騙公眾的性質”。由此可見，實際使用對商標獲得顯著性具有重要意義。
不具有固有顯著性而通過使用獲得顯著性的商標在實踐中大量存在o如國夕卜的InternationalBusinessMachines,AmericanStandard,我國的永久、五糧液、兩面針等。但是，并不是通過使用而獲得了顯著性的標志就一定可作為商標注冊并受到保護。對于《商標法》已明確規定不得作為商標注冊或使用的標志（如第10條、第12—16條涉及的標志），即使其具有顯著性，也不得作為商標注冊和受到保護。而《商標法》第11條第1款所列標志是否通過使用獲得顯著性后均可適用第2款的規定而準予注冊，也不無疑問。筆者認為，僅以本商品的通用名稱、圖形、型號作為商標的，不管其是否具備獲得顯著性，均應不予注冊。本商品的通用標志應供該商品的全體生產者和經營者自由使用，而不應由某一個競爭者壟斷。事實上也很難想象這樣的商標可以通過使用而獲得顯著性。
缺乏固有顯著性的商標即使通過使用而獲得顯著性，這樣的商標在商標法意義上仍然屬于“‘弱商標'，只能獲得‘弱保護也就莫說，他人正當的、善意的使用,?不構成侵犯其注冊商標專用權”。
