商標使用的標志違反法律的禁止性規定導致無效
- 作者： 十象知識產權官網 發布時間：2024-01-12 22:32:09
- 摘要
缺乏顯著性的標志只是不能獲得注冊，法律并不禁止其在實踐中作為商標使用，而且，如其通過使用獲得了顯著性，仍可準予注冊。但違反法律禁止使用規定的標志不僅不能獲得注冊，甚至根本不能作為商標在實踐中使用，不管其有無顯著性。
缺乏顯著性的標志只是不能獲得注冊，法律并不禁止其在實踐中作為商標使用，而且，如其通過使用獲得了顯著性，仍可準予注冊。但違反法律禁止使用規定的標志不僅不能獲得注冊，甚至根本不能作為商標在實踐中使用，不管其有無顯著性。根據我國《商標法》，禁止作為商標使用的標志大致可分為如下幾類：’
（一）官方標志
此處所指的官方標志，是指我國《商標法》第10條第1款（1）至（5）項所列舉的各種標志。除有關主體同意或授權的以外，禁止以上述標志作為商標使用是各國的普遍做法，也是《巴黎公約》的要求。這些標志又可分為兩種類型，一是國家或國際組織的專有名稱或標志，二是表明實施控制和保證的官方標志和檢驗印記。
就前一類標志而言，禁止其作為商標使用的理由是，這類標志涉及主權國家的尊嚴和各國對國際組織的尊重，不宜使其成為私權的標的。同時，允許這類名稱和標志任意作為商標使用也可能誤導消費者，使消費者誤以為商標所有人與相關主權國家或國際組織存在某種聯系。這一禁止性規定存在幾項例外：一是將外國國家和政府間組織的名稱和相關標志作為商標使用的，如得到該國家或國際組織同意，不予禁止。如美國法院曾允許一家美國公司在避孕套上使用美國國旗圖案作為注冊商標。二是對政府間組織的名稱和相關標志作為商標使用不易誤導公眾的，也不予禁止。三是商標由國名和其他具有顯著特征的部分組合而成，整體上具有顯著性且不易誤導公眾的，不予禁止。如中華商標雜志、DutchBoy（荷蘭男孩）、法蘭西鄉情等。四是商標由國名和某一行業的通用名稱共同構成，亦不禁止。如中國電信、AirFrance（法國航空）等。前兩項例外在我國《商標法》上有明文規定，后兩項例外則是實踐中的通行做法。
就后二類標志而言，所謂實施控制，是指有關的官方機構根據法律的規定，掌握和監督某些產品的質量、精度的行為。予以保證，是指有關的官方機構根據法律的規定，對質量、精度等方面達到一定要求的產品給予確認的行為。官方標志、檢驗印記，是指有關的官方機構在對某些產品實施控制、予以保證時使用的特定標志。這些標志僅為這些機構所有。允許這類標志任意作為商標注冊和使用在與該標志有關的或類似的商品上，將會嚴重誤導消費者，并可能助長對消費者的欺騙。此項禁用規定的唯一例外是相關:官方機構的授權使用。
實踐中，應將官方標志和檢驗印記與證明商標區別開來。證明商標是證明使用該商標的商品具有某種特定品質的商標，證明商標并非一定由負有控制、保證職能的官方機構專有，其不屬于官方標志和檢驗印記。如我國實踐中的純羊毛標志和綠色食品標志。官方標志經授權也可能注冊為證明商標。
應予注意的是，上述禁用規定不僅適用于國名（組織名）和相關標志本身，也適用于與這些名稱和標志近似的名稱和標志。但根據《巴黎公約》的規定，.此處的近似僅限于“從徽章學的觀點看來的任何仿制”，與通常用來判斷商標近似的標準存在差異。“這里所禁止的仿制比一般不允許在商標之間所作的仿制適用范圍要窄。這是因為國家徽記往往包含獅、熊、太陽等這樣一些本身很普通的標志，所以，就應允許把它們自由用于商標，除非仿制涉及區別徽記的徽章學的特點。”
（二）帶有民族歧視性的標志
禁止帶有民族歧視性的標志作為商標使用是我國《商標法》的特有規定。此處的“民族”，包括中國國內的民族，也包括外國的民族和種族。早在1987年，國家工商行政管理局商標局就曾針對黑妹牙膏廣告招貼發出《就用黑人形象作牙膏廣告問題的函》,指出“用黑人形象做牙膏廣告，違反了有關規定”，并責成地方管理部門責令商標所有人“立即停止使用帶有黑人形象的黑妹牌牙膏廣告招貼，否則，將撤銷其注冊商標”。1992年，國家工商行政管理局進一步發出《關于禁止生產銷售帶有種族歧視性商標商品的通知》，禁止帶有民族歧視性的標志作為商標使用。實踐中DWARKIE由于與DARKY（對黑人的蔑稱，中譯為“黑鬼”）近似，被拒絕注冊并禁止作為商標使用。
（三）夸大宣傳并帶有欺騙性的標志
夸大宣傳是指商標對其所標示的商品的質量、主要原料、功能、用途等作了超過其固有程度的表示，欺騙是指夸大宣傳的表示所使用的文字、圖形等掩蓋了商標所標示的商標在質量、主要原料、功能、用途等方面的真相，使相關公眾對商品在上述方面的真相產生了錯誤的認識。從字面上分析，這一禁用規定的適用應滿足兩個條件，一是存在夸大宣傳的事實，二是此種宣傳帶有欺騙性。但實際上，只有后一條件才具有實質意義。因為夸大宣傳并不一定都具有欺騙性從而構成對消費者的欺詐。如用在空調上的“創造第五季”的宣傳語，顯然不會導致消費者發生錯誤認識。另一方面，帶有欺騙性的標志必然會被禁止作為商標使用，不管其是‘否存在夸大宣傳。欺騙性可能因夸大宣傳而產生，也可能因夸大宣傳以外的不實表示而產生。如導致消費者對商品的產地發生誤認的地名商標。欺騙性因何種原因而產生并不重要，欺騙性的結果對適用這一禁用規定才具有決定意義。因此，只有“帶有欺騙性”才是適用這一項禁用規定的必要和充分條件。
（四）有違公序良俗的標志
《商標法》第1。條第1款第（8）項規定，“有害于社會主義道德風尚或者有其他不良影響的”標志，不得作為商標使用。實踐中如何認定“有害于社會主義道德風尚”或“有其他不良影響”，很難確立具體的衡量標準，只能根據個案的實際情況分別認定。但有下列情形之一的標志應在禁用之列：（1）政治上反動的。如使用納粹標志作為商標，使用“共榮”商標用于日本商品（給人以宣揚日本軍國主義者在第二次世界大戰期間所鼓吹的“大東亞共榮圈”的聯想）。（2）有損國家和民族尊嚴的。如以formosa（葡萄牙殖民者侵占我國臺灣時對臺灣的蔑稱）的音譯“福爾摩莎”作為商標。（3）宣揚封建糟粕的。如使用“主人”、“老爺”、“財神爺”作為商標。（4）涉及宗教場所和宗教活動，或者傷害他*人宗教感情的。“在任何商品或服務上使用或申請注冊宗教或民間信仰的偶像、教派、經書、用語、儀式、習俗、常見的宗教活動場所等名稱，因容易產生不良的政治影響，均不得作為商標使用注冊”。但有些標志可能同時具有宗教含義和非宗教含義，如其用于與宗教無關的商品，有可能作為商標使用或注冊。另外，宗教活動場所名稱可以在民政前門登記的人的名義申請注冊，如“雍和宮”、“少林寺”，此時他人未經同意的使用可能構成侵權。（5）使用當代國家領導人或其他具有重大影響的政治人物姓名或稱謂的。如以科爾（前德國總理）、布什、薩達姆、大元帥（以我國的十大元帥為背景）作為商標。（6）宣揚賭博的。如以“六合彩”作為商標。（7）有傷風化的。如使用“泡妞”、“二房佳釀”作為商標。（8）宣揚暴力的。如我國的“三槍”商標雖有悠久歷史（誕生于抗戰時期）并在國內獲得注冊，但其在國外的注冊卻遇到障礙。（9）貶損他人人格的。如以“鄉巴佬”作為商標。（10）雖未經《商標法》第10條明確列舉，但仍不宜作為商標使用的標志。如特別行政區區旗、區徽、黨旗、黨徽、海關關徽等。
以上的列舉不可能窮盡現實中可能出現的所有情形。在實踐中，凡可能對我國的政治、經濟、文化、宗教、風俗習慣等產生負面和消極影響的標志，都應適用《商標法》第1。?條第1款第（8）項的禁用規定。
（五）違法使用地名的標志
《商標法》第1。條第2款規定：“縣級以上行政區劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標、證明商標的除外；已經注冊的使用地名的商標繼續有效」第16條第1款規定：“商標中有商品的地理標志，而該商品并非來源于該標志所標示的地區，誤導公眾的，不予注冊并禁止使用；但是，已經善意取得注冊的繼續有效」國家工商行政管理局商標局早在1986年就針對禁止地名作為商標使用作出過說明：“不得使用縣級以上行政區劃名稱的原因是：行政區域名稱不得作為商標，是國際上的通常做法；行政區劃名稱不該由某一企業或個人作為商標注冊而排除該地區其他企業或個人在同一種商品上和類似商品上使用；與保護原產地名稱產生矛盾；縣以上行政區劃名稱只能表示商品的產地，用作商標缺乏應具有的顯著性「
對上述兩款規定可作如下分析：
第一，縣級以上行政區劃的地名以及公眾知曉的外國地名，除非符合法定的例外，一律不得作為商標使用，不管其是否已通過使用獲得顯著性。
第二，根據第10條第2款，縣級以下的行政區劃的地名，不適用該款的禁止性規定，即可以作為商標注冊和使用。
第三，根據第16條第1款，任何地名，如果構成商品的地理標志，而包含該地理標志的商標所標示的商品又不是來自該地區，從而誤導公眾的，不得作為商標使用，除非其屬于已經善意取得注冊的例外。
第四，如果包含地理標志的商標所標示的商品確實來自于該地區，則商標可以注冊。
通過上述分析可以看出，第10條第2款和第16條第1款互為補充。一方面，根據第10條第2款，任何縣級以上行政區劃的地名和公眾知曉的外國地名，只能作為集體商標和證明商標注冊和使用，而不能作為普通商標注冊和使用，不管該地名是普通地名還是作為地理標志的地名。這是對第16條第1款的補充。因為后者只是禁止誤導性使用地理標志的商標的注冊和使用，并未涉及作為地理標志表現形式的地名的級別和范圍。另一方面，根據第16條第1款，縣級以下行政區劃的地名和其他地名，并非可以隨意作為商標使用，如果該地名構成地理標志，則只有在不誤導公眾的前提下才可作為商標注冊和使用。這是對第10條第2款的補充。
上述分析還揭示了另一問題：縣級以上行政區劃的地名和公眾知曉的外國地名，只能作為集體商標和證明商標注冊和使用；而縣級以下行政區劃的地名和其他普通地名，即使其構成商品地理標志的表現形式，也可作為普通商標（當然也可作為集體商標和證明商標）注冊和使用，只要其不致誤導公眾即可。筆者認為，允許地名作為商標（指普通商標，下同）注冊不是一項好的制度選擇。
首先，除非商標中所包含的地名與該商標所標示的商品毫無聯系，如“勃朗峰”鋼筆，“黃河”啤酒，“昆侖”潤滑油等，否則，地名就只是表明商品的產地，不具有商標所必需的顯著性，起不到區別不同生產經營者的作用。
其次，構成地理標志的地名具有極大的經濟和社會價值，本質上是一種公共資源，允許個別主體對該公共資源取得專用權，沒有任何正當性。“不論在何種保護模式或機制之下，地理標志保護的重要目標之一就是保證所有符合規定條件的企業和個人都能夠獲得對相關標志的使用權，即使在商標保護模式之下也不例外”。因此，已成為地理標志的地名只能作為集體商標和證明商標注冊和使用。
再次，地理標志是指標示某商品來源于某地區，該商品的特定質量、信譽或者其他特征，主要由該地區的自然因素或者人文因素，所決定的標志。而商標則是區別“自然人、法人或者其他組織的商品與他人的商品”的標志。商標除了區別商品的不同產源外,根本無力承載地理標志所附載的眾多信息。允許已成為地理標志的地名作為普通商標注冊，將使地理標志退化為非地理標志，使其內在的經濟價值消失殆盡。“充其量只能作為商標所有人的產品的質量、信譽和其他特征的‘載體另外，由于地理標志的形成往往需要較長時間，允許將地名注冊為商標甚至可能阻止地理標志的最終形成。因為地名只有經該地眾多的生產經營者共同的連續的使用，才有可能成長為地理標志。一個商標所有人無法創造一個地理標志。
然后，允許地名作為商標注冊會人為地導致大量的商標侵權糾紛，干擾非商標所有人的正常生產經營活動。在地名所屬區域內，非商標所有人有各種正當理由和動機使用該地名作為企業名稱組成部分或作為自己產品標志的組成部分，這種使用往往會引發地名商標所有人的侵權指控。即使這種指控最終因商標法上的合理使用制度而被判不能成立，這種指控的提出本身已經構成對誠實經營者的一種本不應有的干擾。實踐中這類案例并不鮮見。“三峽”、“長江三峽”、“大三峽”、“神農溪”等商標被撤銷案，“百家湖”商標侵權案等案例，生動地表明了允許隨意注冊地名商標的危害性。
最后，地名能否作為商標注冊，與該地名是否屬于行政區劃的地名以及所屬行政區劃的級別沒有關系。我國《商標法》的這一規定不符合國際通行做法：
《巴黎公約》第6條之五B款第2項規定，“商標缺乏顯著性，或者完全是由商業中用以表示商品的種類、質量、數量、用途、價值、原產地或生產時間的符號或標記所組成”的，可拒絕注冊或予撤銷。
歐盟一號指令第3條第1款規定：“以下所列不得注冊或已經注冊的可以宣布其無效：
純粹由在商業中可用來表示商品或服務的種類、質量、數量、用途、價值、地理來源，或商品的生產年代或服務的提供年代，或商品或服務的其他特征的標記或指示構成的商標J
美國《聯邦商標法》第2條(15U.S.C.1052)e項規定，如果商標“在用于申請人的商品上或與之有關方面時，該商標主要是對該商品的地理上的描述”，則該商標不得注冊，但根據該法第4條(15U.S.C.1054)規定可以作為原產地標志注冊的除外。
《日本商標法》第3條第3項規定，“僅由以一般使用該商品的產地、銷售地、質量、原材料、功能、用途、數量、形狀(含包裝的形狀)、價格或者生產、加工或使用方法或時期以及服務的提供地點、質量、供提供所需的'物、功能、用途、數量、狀態、價格、或者提供的方法或時期的方式表示出的標志構成的商標”，不能取得商標注冊。
《俄羅斯聯邦商品商標、服務商標和商品原產地名稱法》第6條第1款規定，“表示商品的形狀、質量、,數量、屬性、用途、價值，以及表示商品生產或銷售的地點和時間的標志”，不得注冊為商標。第7條第1款進一步規定，與“依俄羅斯聯邦法律規定受保護的商品原產地名稱”以及“依規定程序注冊的證明商標”相同或近似，以致造成混淆的標志，不得作為商標注冊。“但該商品原產地名稱以有權使用該名稱的人的名義作為商標中不受保護的要素注冊的除外”。
上述條文大致與我國《商標法》第11條第1款第2項，即有關商品自身特征的標志不得作為商標注冊的規定對應。但通過對比可以發現，我國《商標法》第11條第1款第2項恰恰沒有提及表示商品來源的地名，盡管該項在結尾處使用了“及其他特點”這一措辭，但筆者認為此處的“其他特點”并未包括與商品來源有關的地名。因為對縣級以上行政區劃的地名和公眾知曉的外國地名，《商標法》第1。條第2款已明確規定不得作為商標使用。而對除此之外的其他地名，實踐已有大量的商標注冊。
筆者認為，對于與商品有聯系的地名，原則上均應禁止作為商標注冊。地名與商品之間的聯系并不要求該地名已構成地理標志,只要公眾需要用該地名指示特定商品的地理來源，或者當相關公眾看到使用該地名作為標志的商品時，會合理而自然地將該商品的來源與該地名所指示的地區聯系起來，該地名與商品之間就存在聯系，這種聯系本身已足以排除地名作為商標的可注冊性。例如，盡管T恤衫并不是三亞市的特產，但在三亞市銷售的T恤衫上如印有“天涯海角”的標志，可能使消費者更樂于購買，“天涯海角”因而就成為當地T恤衫經營者需要用以標示自己商品的地名，商品和地名之間的聯系已經建立，“天涯海角”地名即不得注冊為商標。在“百家湖”區域內的房地產經營者，都有用“百家湖”標示自己的樓盤或所提供的相關服務的正當需要，將地名“百家湖”注冊為商標，用于房地產服務，就不具有正當性。至于將“三峽”、“長江三峽”、“大三峽”、“神農溪”等注冊為商標用于旅游服務，其不合理性更為明顯。
地名只有在例外的情況下方可注冊為商標。這些例外包括：
(1)地名具有其他含義。如“東方”、“鳳凰”、“長壽”、“長樂”等。但這類名詞注冊為商標也必須是在非地名意義上注冊,即以“其他含義”注冊。
(2)地名作為集體商標和證明商標的組成部分。
(3)已經善意取得注冊的可以繼續有效。
(4)地名與商標所標示的商品之間沒有聯系。即不存在需要用該地名指示特定商品的地理來源的公眾需要，相關公眾也不會合理而自然地將特定商品的來源與該地名所指示的地區聯系起來。如“昆侖”潤滑油，“黃河”啤酒等。另外，象“東方”、“南方”之類的地理概念，由于其范圍模糊，不應作為商標法上的地名對待(確有巧合者自另當別論，如“東方”)，這些概念也很難與特定商品之間建立聯系，從而產生一種需用其指示特定商品來源的公眾需要。
(5)地名作為商標使用已獲得顯著性。這也是國際上的通行做法。《巴黎公約》第6條之五C款第1項即規定：“決定一個商標是否適合于受保護，必須考慮到一切實際情況，特別是商標已使用期間的長短「很多國家在原則上否認地名商標的可注冊性的同時，也都例外地允許通過長期使用確已獲得顯著性的地名商標的注冊。在涉及地名商標的Chiemsee案中，歐洲法院也明確地表達了上述立場。
上述例外已能滿足申請人對地名商標的所有正當需要。申請人超越這一例外的范圍注冊地名商標的意圖無非是搶占公共資源，搭公共資源的“便車”。允許其超越上述例外范圍注冊地名商標對當地其他生產經營者顯然不公平。但遺憾的是，根據現行《商標法》，在涉及地名商標的商標侵權案中，被告只有在原告使用了縣級以上行政區劃的地名和公眾知曉的外國地名作為商標以及原告誤導性使用地理標志作為商標時，才能提出原告商標權無效的抗辯。在其他情形下，被告只能提出合理使用的抗辯。即使這種抗辯最終能夠成功，在此之前被告還是不得不忍受原告的無端騷擾。
（六）侵犯他人在先權的標志
《商標法》第9條和第31條就注冊商標專用權與他人的在先權的關系作出了規定。第9條第1款規定："申請注冊的商標，應當有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權利相沖突J第31條規定："申請注冊的商標不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標」盡管第31條第2句將“已經使用并有一定影響的商標”單獨提出，但該條整體上仍是關于在先權的規定。
從商標法的角度著眼，“他人現有的在先權利”可分為在先商標權利和其他在先權利。《商標法》所規定的在先商標權包括以下幾種：
一是在先注冊的普通商標（包括在先申請，同日申請在先使用的商標）。在后商標如果與在先商標相同或近似，指定使用的商品也相同或類似，在后商標即不能注冊或應予撤銷。
二是馳名商標。馳名商標的保護雖不以注冊為條件，但注冊還是不注冊受保護的范圍不同。根據《商標法》第13條，對未注冊的馳名商標，其保護范圍限于相同或類似商品，而已注冊的馳名商標則可受到跨類保護。但我國《商標法》第13條對馳名商標的保護仍是以混淆為基礎，即只有復制、模仿或者翻譯他人的馳名商標“容易導致混淆”或者“誤導公眾”的，才屬于“不予注冊并禁止使用”之列。我國商標法上并未使用商標淡化的概念，也未對馳名商標實行反淡化保護。
三是被代理人或被代表人的商標。代理人或代表人未經被代理人或被代表人同意，擅自以自己的名義將后者的商標申請注冊，在被代理人或被代表人提出異議時，此種申請不能獲準，已.經注冊的應予撤銷。
四是他人已經使用并有一定影響的商標。這一規定具有很強的針對性。由于我國過去實行絕對的注冊在先原則，導致實踐中大量的商標搶注行為發生，這種商標搶注行為違背了民法的基本原則之一的誠實信用原則。現行《商標法》第31條的規定軟化了絕對的注冊在先原則，使得在先使用并享有一定知名度的商標的所有人有機會在法定期限內挽救自己的商標。適用這一規定應具備三個條件：第一，在先權人的商標已經使用。此處的使用應是商標意義上的使用，但是否必須結合商品一并使用，實踐中存在爭議。例如,如果在先權人只是對商標進行了廣告宣傳，或者僅為象征性地結合商品使用，是否構成《商標法》第31條意義上的使用？筆者認為，商標的功能在于標示商品，商標的價值也取決于其所標示的商品的聲譽，沒有與指定的商品實際結合的單純的宣傳，不構成商標法意義上的使用，此種使用不能成為阻止他人注冊該商標的理由。第二，該商標已有一定影響，即產生了一定的知名度。商標的知名度是一個事實問題，對知名度的認定，應考慮商標的使用時間、地理范圍、宣傳力度、競爭程度等因素。但對于《商標法》第31條而言，并不要求其保護的商標構成馳名商標。第三，他人以不正當手段搶注該商標。所謂不正當手段，應理解為搶注人對該商標標志沒有合法的利益，其搶先注冊該商標的目的就是利用注冊在先原則.攫取在先權人已在該商標上所積淀的聲譽。
除在先商標權外，其他在先權包括他人的姓名權、肖像權、著作權、外觀設計專利權、商號權、地理標志權、知名商品特有的名稱、包裝及裝潢權等。
商標侵權案中的被告在試圖以以上列舉的理由提出抗辯時必須認識到，法律的上述禁止性規定不僅對原告適用，對被告同樣適用。因此如果被告使用的商標也具有上述情形，同樣屬于違法。被告的抗辯雖可能導致原告的商標被撤銷并使自己免于向原告承擔商標侵權的責任，但被告同樣不得以上述標志作為商標，除非其能證明自己不是在商標意義上使用上述標志，或證明自己的使用是合理使用o不過，在涉及在先權的場合，如果被告自己就是在先權人，則有關在先權的抗辯就是有效的抗辯。但根據《商標法》第41條第2款，被告應在原告的商標注冊之日起五年之內提出撤銷原告的商標。否則，即使原告最初的搶注為惡意注冊，五年之后其商標權也得以穩定地確立，被告即不能再援引在先權作為抗辯。除非被告的商標是馳名商標而原告屬于惡意注冊。
