在商標淡化方面的立法思路
- 作者： 十象知識產權官網 發布時間：2024-01-12 22:32:20
- 摘要
中國在制定反淡化法時需要予以特別考慮的幾個具體問題做一些討論。（一）立法體例（二）反淡化規定與現行《商標法》第13條的關系（三）受保護商標的馳名范圍(四)淡化行為的具體表現形式
中國在制定反淡化法時需要予以特別考慮的幾個具體問題做一些討論。
（一）立法體例
世界各國商標反淡化的立法體例大致可歸納為兩種：一是將商標淡化作為一種不正當競爭行為，在反不正當競爭法中作出規定;二是將其納入商標法體系中，具體又有兩種做法：一種做法是對反淡化制度單獨立法，然后將這一單行法納入到商標法典中，美國即是采取這種做法。但美國1995年的《聯邦商標淡化法》（FTDA）以及2006年修訂的《商標淡化修正法》（TDRA）雖然都是作為《聯邦商標法》的一個條款（第43條C款）而納入聯邦商標法,其在實踐中更多的是被作為一部獨立的法律對待的。另一種做法則是直接在商標法中規定原則性的反淡化條款Q多數國家采取后一做法。筆者認為，我國的商標淡化法在立法體例上既不宜采取由《反不正當競爭法》加以規定的模式，也不宜單獨立法，而應在《商標法》中直接規定反淡化內容，但這些內容不應只是原則性的，而必須是詳細具體的可操作性規范。理由是，首先，商標淡化行為能否作為一種不正當競爭行為尚有疑問，因此由《反不正當競爭法》對其加以規定并不合適。本文認為，商標淡化只能發生在非競爭者之間，即在后商標是使用在與在先商標不同的領域。由于兩者之間不存在競爭關系，因此將反淡化規定納入《反不正當競爭法》框架之內是否正當，就值得懷疑。其次，即使商標弱化行為可以視為一種廣義的不正當競爭行為，但商標淡化除弱化之外，還包括退化，如在書籍和詞典中將他人商標用作通用名稱等。這一類退化行為顯然不是任何意義上的競爭行為。《反不正當競爭法》將這一類行為也納入其調整范圍顯然說不通，而如果對此不作規定又會使淡化制度殘缺不全。再次，與混淆一樣，商標淡化也是一種商標侵權行為，淡化制度的理論基礎是商標權保護范圍的擴張。從國外實踐來看，原告往往在由同一事實引起的商標侵權案中既提出混淆的指控又提出淡化的指控，因此由《商標法》對混淆和淡化問題統一加以規定既符合法理也便利司法。而理論界一般認為《反不正當競爭法》只是對知識產權提供附加的或補充的保護。淡化制度是商標法上的一項重大制度，不在《商標法》而在《反不正當競爭法》中規定這一制度顯屬不妥。最后，《商標法》中的反淡化規定不應只是原則性的一兩個條文，而應該對淡化的定義、類型、構成和救濟等問題作出明確具體的規定。這是因為，淡化制度大大擴張了商標權的保護范圍，法律必須對這一制度的適用范圍作出明確而嚴格的限制，否則這一制度就可能被商標權人濫用而成為其打擊競爭對手，阻礙競爭的手段。
（二）反淡化規定與現行《商標法》第13條的關系
我國理論界認為現行《商標法》第13條（主要是其第2款）實際上是反淡化規定者大有人在。但如前所述，第13條所提供的仍然是基于混淆的保護，與商標淡化無關。我國在制定反淡化法（可體現為《商標法》中的若干反淡化條款）時，保護對象概念的使用可能會與現行《商標法》第13條發生牽連。根據我國《馳名商標認定和保護規定》第2條，馳名商標是指“在中國為相關公眾廣為知曉并享有較高聲譽的商標”，而“相關公眾包括與使用商標所標示的某類商品或者服務有關的消費者，生產前述商品或者提供服務的其他經營者以及經銷渠道中所涉及的銷售者和相關人員等"。由于我國《商標法》第13條第2款對馳名商標提供跨類保護的基礎是在后商標對他人馳名商標的復制、模仿或者翻譯“誤導公眾”，因而要求馳名商標只需在“相關公眾”中馳名是合理的。但是，能夠獲得基于混淆而提供的跨類保護的馳名商標，并不當然有資格獲得基于淡化而提供的跨類保護。理由是，在該商標馳名的領域即“相關公眾”之外，“一般公眾”對該商標可能并不知曉，因而也無所謂淡化問題。因此，馳名商標若要獲得反淡化保護，其馳名范圍必須超越“相關公眾”。這樣一來，我國在制定反淡化法時對該法保護對象的稱謂就可能存在兩種選擇：一是保留現行《商標法》第13條和《馳名商標認定和保護規定》的相關內容,,在反淡化法中使用“高度馳名商標”一詞以與現有的“馳名商標”概念相區別；二是取消現有的僅對馳名商標提供跨類保護的規定，為所有注冊商標提供基于混淆的跨類保護，從而在提供此類保護時不使用馳名商標的概念，而僅在提供反淡化保護時使用這一概念。前一種選擇的結果是“馳名商標”和“高度馳名商標”兩個概念以及與之相應的兩套認定標準并存。這一選擇的優點是簡便易行，不需觸動既有的馳名商標保護制度。但筆者認為后一種選擇更具合理性。
我國現有的馳名商標保護制度與多數國家的相關制度一樣，都是根據《巴黎公約》和TRIPS建立起來的。但《巴黎公約》第6條之二除對未注冊馳名商標有些價值外，其對已注冊馳名商標而言可謂毫無意義，因其對已注冊馳名商標提供的保護并不比普通商標多，即仍將其保護范圍限于相同或類似商品，而TRIPS則為已注冊的馳名商標提供了跨類保護。
對馳名商標提供跨類保護是基于這樣一種假定，即當一個與馳名商標相同或近似的在后商標用于不同的領域（即跨類）時，消費者可能會誤以為是馳名商標所有人將其業務擴展到了這一領域,或者是在后商標所有人與馳名商標所有人之間存在某種經濟聯系如許可、聯營等等。而如果在先商標為非馳名商標，則消費者不會產生此種誤解，因.而對普通商標不需提供跨類保護。但這種假定并不符合人們的認識規律。當一個與在先商標相同或近似的商標出現在另一個不同的領域時，并不會僅僅因為在先商標沒有被認定為馳名商標而當然不會發生混淆。在我國馳名商標認定實踐中，盡管《馳名商標認定和保護規定》列舉了認定馳名商標時可以考慮的各種因素，但即使認定主體不帶任何偏見，這種認定仍然不可避免地會帶有較強的主觀性，在很多馳名商標與非馳名商標之間，往往并不存在一條截然分明的界限。商標由不馳名到馳名是一個漸進的過程，沒有理由認為一個商標一旦達到特定的馳名度，其享受跨類保護的障礙就會突然消失，在另一個完全不同的領域對該商標的使用就可能導致混淆，而在其達到這一特定馳名度之前絕對不會發生混淆。在不同領域使用與在先商標相同或近似商標是否可能導致混淆，需依個案而定，與在先商標是否馳名沒有必然聯系。當然，如果在先商標具有較高的知名度，混淆的可能性往往更大，但這仍然是一個必須依個案的具體案情來認定的事實問題。一般性地將商標馳名作為提供跨類保護的先決條件違背了民事主體平等原則，而一些地方法院基于保護本地商標的動機草率認定的馳名商標，則更難獲得特殊保護°
基于上述分析，筆者建議我國在修改《商標法》納入反淡化制度時，借鑒美國的做法，改變現行《商標法》僅為馳名商標提供跨類保護的做法，在為商標提供跨類保護時取消馳名商標和非馳名商標的分野，對所有注冊商標，不論馳名與否，一體提供基于混淆的跨類保護。而“馳名商標”一詞則專用于有資格享受基于淡化的跨類保護的商標e當然，此時的“馳名商標”應有更嚴格的認定標準。
（三）受保護商標的馳名范圍
受反淡化法保護的商標的馳名范圍包括其馳名的地域范圍和公眾范圍。就地域范圍而言，正如本文第三章的分析所表明的，美歐立法實際上允許只在特定區域（在美國為各州，在歐盟為各成員國）馳名的商標，依各該區域的立法，在該區域范圍內享受反淡化保護。但美歐立法的上述做法并不值得我國仿效。美國是聯邦制國家，各州都有立法權；歐盟則由獨立的主權國家所組成，每一個國家也都享有獨立的立法權。這與我國作為單一制國家的背景完全不同。我國未來制定的反淡化法，最終只能是全國性的立法，因此，根據未來的《商標法》尋求反淡化保護的商標，必須在全國至少大部分地區馳名。如果允許各省根據自己的地方立法對只在本省馳名的商標（理論界稱為著名商標）提供反淡化保護，沒有理由不允許各地、市群起仿效。這種模式不僅會造成法制的不統一,而且可能模糊淡化和混淆的界限，甚至以淡化標準取代混淆標準,導致實踐中對大量的商標提供反淡化保護，從而完全背離反淡化法的初衷。從國外反淡化法的起源及現狀看，反淡化法的保護對象只限于少數具有很高知名度的商標。
至于商標馳名的公眾范圍，由于本文主張在提供基于混淆的保護時，應取消馳名商標和非馳名商標的差別待遇，“相關公眾”的概念對認定馳名商標就不再適用，有資格享受基于淡化的跨類保護的商標，其馳名范圍必須超越“相關公眾”。馳名商標的馳名范圍超越相關公眾有兩種情況，一是該商標在一般公眾中馳名，二是只在在后商標所覆蓋的領域馳名。尋求反淡化保護的馳名商標究需在一般公眾中馳名，抑僅需在在后商標所覆蓋的領域馳名，值得研究。歐盟對僅在相關公眾中享有盛譽的商標也給予反淡化保護，此種做法之不足取，前文已有分析。而美國TDRA已規定只有在一般公眾中馳名的商標才構成馳名商標，從而才可能享受反淡化保護。筆者認為，與混淆不同，商標的淡化不會輕易發生，僅有有限數量的消費者認識到相同或近似商標表明了兩個不同來源，并在在先商標和在后商標之間產生聯想，并不足以導致淡化的發生。聯想并不必然導致淡化。反淡化法的目的是制止淡化，而不是制止聯想。將聯想和淡化等同必然導致對商標權的過度保護，從而限制正當的競爭。實踐中完全可能存在這樣的情形，即原告的商標除在自己的領域馳名外，恰巧也在被告的領域馳名，而在其他所有領域都不馳名。此時很難想象在先商標的顯著性或區別力會發生實際的淡化。而如果該商標在多個不同領域馳名，則有可能構成在一般公眾中馳名，從而享受反淡化保護。據此，筆者的結論是，只有在一般公眾中馳名的商標，才有資格獲得反淡化法保護。當然，在一般公眾中馳名并不要求每一位消費者都知曉該商標，但仍必須有足夠數量的消費者認知。判斷某一商標是否是高度馳名商標，現有判斷馳名商標的標準仍可適用，只需將《商標法》第14條所列第一項因素中的“相關公眾”改為“一般公眾”即可。
(四)淡化行為的具體表現形式
本文認為，商標淡化行為的類型只應包括弱化和退化兩種，丑化行為不應作為淡化的一種形式由商標法調整，而應由《反不正當競爭法》規定。弱化和退化行為在實踐中有三種具體表現形式：
1.在不相同或不相類似商品上使用與在先的馳名商標相同或近似的商標；
2.將他人馳名商標用作企業字號；
3.將他人商標用作商品名稱。
上述前兩種形式屬于弱化行為，第三種屬于退化行為。除上述三種具體形式外，立法上不應設置兜底條款，即上述規定應是窮盡性的而不是示范性的。商標淡化行為僅限于上述三種，商標主管機關和法院在實踐中不得在上述三種形式之外認定商標淡化。例如，域名中包括他人的馳名商標，或在廣告中使用他人馳名商標作背景或陪襯等，盡管可能構成不正當競爭，但不得以商標淡化論。立法上之所以需要有如此嚴格的限定，是因為馳名商標的反淡化保護對其他經營者的行為自由有重大的限制效果，如對淡化的認定不作嚴格限制，反淡化制度可能演變成馳名商標所有人打擊其他經營者以獲取不正當競爭優勢的工具。
立法在規定淡化行為的具體形式的同時，還應就不構成商標淡化的情形作出規定。根據國外的立法與實踐經驗，以下行為不構成淡化：
(1)在比較性廣告中的使用。如前文所述，與反淡化法有關的比較廣告主要使用在非競爭性的商品或服務上，實踐中這類廣告通常表現為廣告主將他人馳名商標與自己的商標并用，以標榜自己產品或服務的高品質口由于這類廣告不是利用他人的馳名商標標示自己的商品或服務，而是仍然用其指示商標所有人的商品或服務，因此消費者不會產生同一個商標現在標示著兩個不同來源的印象,不構成商標淡化。’
(2)各種形式的新聞報道與評論。不管新聞報道或評論對商標所有人作了正面還是負面的評價，也不管商標所有人能否接受這種報道或評價，在這種報道或評論中對馳名商標的使用都不構成商標淡化，商標權在任何情況下都不應構成對言論自由的限制。如果這種新聞報道或評論已構成對商標所有人名譽權的侵害，商標所有人可自循相應途徑救濟，與商標淡化無關。
(3)各種非商業性使用，如詞典編纂、文學創作等。但如果詞典、作品等將他人馳名商標作為商品通用名稱使用，則可能構成退化的淡化，商標權人有權得到救濟。
(4)各種形式的滑稽模仿。由于滑稽模仿只是為了幽默或諷刺，而不使用他人馳名商標標示自己的商品或服務，因此不構成淡化。
(5)其他形式的合理使用。上述四種對馳名商標的使用形式嚴格說來都屬于合理使用.，除此之外，實踐中還可能存在其他形式的合理使用，如我國《商標法實施條例》第49條規定的各種情形。這些使用行為只要符合工商業務的誠實慣例，商標所有人無權禁止。
